Sodba III Ips 9/2012

Jedro

V primeru, ko se slaba vera prijavitelja znamke nanaša le na nekatero blago, za katerega je zahteval registracijo znamke, se blagovna znamka lahko izbriše le za to blago (ne pa tudi za blago, glede katerega prijavitelj ni ravnal v slabi veri).

Kljub napačnemu materialnopravnemu stališču sodišča prve stopnje glede avtomatičnega raztezanja slabe vere prijavitelja na celotno blago, ki ga pokriva prijavljena znamka, pa je odločitev o izbrisu znamke tožene stranke v celoti v konkretnem primeru pravilna. Sodišči prve in druge stopnje sta presodili, da je tožena stranka znak registrirala z izključnim namenom, da se prepreči njegovo nadaljnjo uporabo tožeči stranki. Ugotovili sta, da tožeča stranka sama ni imela namena tržiti izdelkov s tem znakom. Zgolj to, da je tožeča stranka uporabljala znak le za otroške računalnike, še ne pomeni, da tožena stranka ne more biti v slabi veri glede registracije znamke za celotno blago, ki ga znamka pokriva.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožena stranka mora v 15 dneh od vročitve te odločbe povrniti tožeči stranki stroške revizijskega postopka v višini 1.680,06 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku tožeče stranke in iz registra znamk pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino izbrisalo znamko tožene stranke. Sodišče druge stopnje je prvostopenjsko sodbo potrdilo.

2. Vrhovno sodišče je s sklepom III DoR 84/2011-7 z dne 5. 12. 2011 dopustilo revizijo glede vprašanj: 1. ali je slaba vera pri prijavi znamke (točka a prvega odstavka 119. člena ZIL-1) lahko omejena samo na nekatero blago ali storitve, za katere je znamka registrirana, in 2. če je odgovor na prvo vprašanje da, ali se slaba vera avtomatično razteza tudi na blago in storitve, ki so podobni blagu ali storitvam, za katere je bila znamka prijavljena v slabi veri.

3. Na podlagi navedenega sklepa tožena stranka vlaga revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga, da Vrhovno sodišče reviziji ugodi ter sodbi sodišč prve in druge stopnje spremeni tako, da se znamka tožene stranke iz registra registra izbriše le delno.

4. Revizija je bila vročena tožeči stranki, ki v odgovoru na revizijo predlaga njeno zavrnitev.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Vrhovno sodišče ob odločanju o dopuščeni reviziji izpodbijano sodbo sodišča druge stopnje preizkusi le glede tistih pravnih vprašanj, glede katerih je bila revizija dopuščena (drugi odstavek 371. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). Na ostale revizijske trditve, ki presegajo odgovor na dopuščena vprašanja, zato revizijsko sodišče ni odgovarjalo.

7. Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano (tretji odstavek 370. člena ZPP), izhajajo naslednja pravno relevantna dejstva:

- Tožena stranka je imetnica registrirane znamke M. Znamko je registrirala za razrede 9, 16, 18 in 28 Nicejske klasifikacije(1).

- Tožeča stranka je pred registracijo znamke s strani tožene stranke uporabljala sporni znak za otroške računalnike, kar je tožena stranka vedela.

- Znak M. je tožeča stranka uporabljala le za otroške računalnike, ne pa tudi za ostalo blago, za katerega je znamko registrirala tožena stranka.

- Tožena stranka je znamko M. registrirala z namenom, da bi tožeči stranki preprečila njegovo nadaljnjo uporabo.

8. Sodišči prve in druge stopnje sta presodili, da v času registracije znamke tožena stranka ni bila v dobri veri in znamko izbrisali iz registra znamk. Sodišče prve stopnje je zavzelo stališče, da ni mogoče šteti, da je prijavitelj v slabi veri le za nekatero blago oziroma storitve, temveč se slaba vera lahko razteza le na celotno prijavo. Drugostopenjsko sodišče je pojasnilo, da je vse blago, za katerega je tožena stranka prijavila znamko M., sorodno blagu, ki je zavarovano z znakom, ki ga ima pravico uporabljati tožeča stranka (otroški računalniki).

9. Zakon o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) določa, da se tožba za izbris znamke iz registra (med drugim) lahko vloži, če prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri (točka a) prvega odstavka 119. člena ZIL-1). Slaba vera tožene stranke kot prijavitelja znamke M. ni več predmet presoje v revizijskem postopku, sporni ostajata (le) še vprašanji, ki ju je dopustilo Vrhovno sodišče.

10. ZIL-1 jasnega odgovora na prvo dopuščeno vprašanje (ali je slaba vera pri prijavi znamke lahko omejena samo na nekatero blago ali storitve, za katere je znamka registrirana) ne daje. Prav ima revidentka, da je za razlago spornih določb ZIL-1 treba uporabiti določbe Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljevanju Direktiva 2008/95/ES). Ker je tudi sekundarno pravo Evropske unije treba uporabljati v skladu z načelom primarnosti evropskega prava, je potrebno določbe ZIL-1 razlagati v duhu te direktive. Direktiva 2008/95/ES določa razloge za zavrnitev in neveljavnost znamke. Kot razlog za neveljavnost znamke ali za zavrnitev njene registracije našteva tudi slabo vero prijavitelja.(2) V 13. členu Direktive 2008/95/ES pa je določeno, da v primeru, ko razlogi za zavrnitev ali razveljavitev ali neveljavnost blagovne znamke obstajajo le za nekatero blago oziroma storitve, za katere je bila ta blagovna znamka zahtevana ali registrirana, zavrnitev registracije ali razveljavitev ali neveljavnost blagovne znamke obsega le tisto blago oziroma storitve. Iz citirane določbe tako jasno izhaja, da v primeru, ko se slaba vera prijavitelja znamke nanaša le na nekatero blago, za katerega je zahteval registracijo znamke, se blagovna znamka lahko izbriše le za to blago (ne pa tudi za blago, glede katerega prijavitelj ni ravnal v slabi veri). Ob drugačni razlagi nacionalno pravo ne bi bilo skladno s pravom Evropske unije. Določba 13. člena Direktive 2008/95/ES je jasna (ne dopušča dvoma o odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje), zato Vrhovno sodišče predloga za predhodno odločanje na Sodišče Evropske unije ni naslovilo.

11. Kljub napačnemu materialnopravnemu stališču sodišča prve stopnje glede avtomatičnega raztezanja slabe vere prijavitelja na celotno blago, ki ga pokriva prijavljena znamka, pa je (kot je pravilno pojasnilo drugostopenjsko sodišče) odločitev o izbrisu znamke tožene stranke v celoti v konkretnem primeru pravilna. Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da je tožena stranka znak M. registrirala z izključnim namenom, da se prepreči njegovo nadaljnjo uporabo tožeči stranki ter da sama ni imela namena tržiti izdelkov s tem znakom. Zgolj to, da je tožeča stranka uporabljala znak M. le za otroške računalnike, še ne pomeni, da tožena stranka ne more biti v slabi veri glede registracije znamke za celotno blago, ki ga znamka pokriva. Ugotovitev, da je bila tožena stranka v slabi veri glede registracije znamke za blago v vseh razredih, za katere je znamko registrirala, pa je dejanska ugotovitev, ki je v revizijskem postopku ni več mogoče izpodbijati (tretji odstavek 370. člena ZPP).

12. Odgovor na prvo dopuščeno vprašanje je sicer pritrdilen, odgovor na drugo vprašanje pa načeloma nikalen, vendar pa kljub temu glede na dejanske ugotovitve sodišč prve in druge stopnje o slabi veri tožene stranke ta z revizijo ne more uspeti.

13. Ker razlogi, zaradi katerih je bila revizija vložena, niso podani (371. člen ZPP), je Vrhovno sodišče revizijo na podlagi 378. člena ZPP kot neutemeljeno zavrnilo.

14. Na podlagi prvega odstavka 154. člena v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP je Vrhovno sodišče odločilo, da tožena stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka. Tožeči stranki je dolžna povrniti 1.377,10 EUR stroškov odgovora na revizijo (vključeno povečanje za specialistično znanje odvetnika) z 20 % DDV v višini 275,42 EUR in materialne stroške v višini 27,54 EUR, skupaj torej 1.680,06 EUR. Stroškov za plačilo sodne takse za odgovor na revizijo toženi stranki Vrhovno sodišče ni priznalo, saj je ni plačala. V konkretni zadevi se za obračunavanje in plačilo sodnih taks uporablja Zakon o sodnih taksah – ZST-1 (glej njegov 39. člen), ki predvideva plačilo sodne takse le za revizijo, ne pa tudi za odgovor nanjo. Toženi stranki sodne takse tako ni bilo treba plačati.

---.---

Op. št. (1): Nicejska klasifikacija je bila sprejeta z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. 6. 1957, revidiranim 14. 6. 1967 (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74 in Uradni list RS-MP, št. 9/92).

Op. št. (2): Točka (d) 2. točke 3 člena in točka (g) 4. točke 4. člena Direktive 2008/95/ES.

Datum zadnje spremembe:

25.02.2014

Podobni dokumenti:

• VSRS Sklep III DoR 23/2017-9
• VSL sklep V Cpg 1370/2016
• VSRS Sklep III DoR 102/2017-9