Sodba III Ips 189/2008

Jedro

Sodišče druge stopnje je pri tem, kako pojmovati resno in dejansko rabo znamke v smislu drugega odstavka 120. člena ZIL-1, upravičeno sprejelo merila iz sodbe Sodišča Evropskih skupnosti (SES) z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul C-40/01. Enkratna prodaja sama po sebi še ne pomeni pristne uporabe znamke. Kaj takega ne sledi niti iz sodbe SES z dne 11. maja 2006, C-416/04 P, s katero se je zaključila zadeva Sunrider in ki je potrdila merila iz zadeve Ansul.

Izrek

Revizija se zavrne.

Revidentka sama krije stroške revizije, tožnici pa mora povrniti 459,00 EUR stroškov za odgovor na revizijo, v 15 dneh.

Obrazložitev

1. Sodišče druge stopnje je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, da se zaradi neuporabe razveljavi toženkina znamka JULIJANA. Z njim se je strinjalo, da uporaba te znamke ni bila „resna in dejanska“, kot to terja drugi odstavek 120. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). To je pomembno zato, ker le takšna uporaba prekine obdobje neuporabe, ki je predpostavka za razveljavitev znamke.

2. Toženka zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

3. Tožnica odgovarja, da je presoja sodišč nižjih stopenj pravilna, in predlaga, da se revizija zavrne.

4. Revizija ni utemeljena.

5. Dani odgovor na odločilno pravno vprašanje o resni in dejanski uporabi znamke se lahko preizkusi le v okvirih doslej ugotovljenega: (a) Tožnica je bila imetnica več znamk s skupnim znakom JULIJANA (kot je videti, je bila v treh od njih to edina beseda); znamke veljajo za blago iz razreda 32 Nicejske klasifikacije.(1) (b) Toženka je bila imetnica znamke JULIJANA (beseda se od tožničine razlikuje po dodatni črki „j“), veljavne za blago iz istega razreda. (c) Odločba o priznanju slednje je postala pravnomočna 13. 9. 1996. (č) 9. 1. 2003 je toženka v dveh izmenah napolnila 79.438 pollitrskih plastenk vode, z znakom JULIJANA na etiketi. (d) Nato se je 4. 3. 2003 z nekim veletrgovcem dogovorila o dobavi 80.000 pollitrskih plastenk vode pod znamko JULIJANA in dobavila „dobro desetino“ (7. 5. 2003 je zaračunala 8.448 plastenk). (e) 3. 7. 2003 je bila vložena zadevna tožba. (f) „Predmetni izdelki niso bili nikoli resno mišljeni kot izdelki za potrošnike ali za na trg, saj niti priča tožene stranke ni vedela, kje bi potrošniki lahko kupili te izdelke, niti na internetni strani ali glasilu tožene stranke ta znamka ali izdelek ni bil nikoli predstavljen ali omenjen.“ (7. stran prvostopenjske sodbe, na sredini) (g) „Tožena stranka ni niti zatrjevala niti dokazovala, da bi blago prišlo na kakršenkoli način v stik s končnim potrošnikom.“ (drugi odstavek na 7. strani drugostopenjske sodbe) (h) Toženka svoje znamke ni reklamirala.

6. Sodišče druge stopnje je pri tem, kako pojmovati resno in dejansko rabo znamke v smislu drugega odstavka 120. člena ZIL-1, upravičeno sprejelo merila iz sodbe Sodišča Evropskih skupnosti (SES) z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul BV proti Ajax Brandbeveili­ging BV, C-40/01. Res ta sodba „v obravnavanem sporu ni obvezni pravni vir“, a „z avtoriteto argumentov izraža razvoj pravne misli na obravnavanem področju“. Merila, uporabljena s strani sodišča druge stopnje, so v bistvenem zajeta v izreku sodbe SES, ki se v relevantnem delu glasi:

„Prvi odstavek 12. člena Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami [določba je pandan prvemu in drugemu odstavku 120. člena ZIL-1(2)] je treba razlagati tako, da je podana resna in dejanska uporabe znamke, [A] če se znamka uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je zagotoviti identiteto izvora blaga ali storitev, za katere je registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za to blago ali storitve; [A1] resna in dejanska uporaba ne vključuje simbolične uporabe, katere edini namen je ohranjanje pravic, ki jih daje znamka. Pri presoji, ali je uporaba znamke resna, je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, pomembne za ugotovitev, ali je gospodarsko izkoriščanje znamke pristno, še posebej, ali se takšna uporaba v zadevnem gospodarskem sektorju šteje za upravičeno za ohranitev ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, [C] naravo blaga ali storitve, [Č] značilnosti trga ter [D] obseg in pogostost uporabe znamke.“

7. Sodišči nižjih stopenj sta ta merila pravilno uporabili. Zmotno je revizijsko zatrjevanje, da naj bi se bilo nobeno od nižjestopenjskih sodišč ne ukvarjalo z vprašanjem, kdo je z vidika uporabe določb 120. člena ZIL-1 končni potrošnik (po mnenju revidentke naj bi to lahko bil tudi veletrgovec, kot je tisti, ki mu je bila blago prodala), ne z vprašanjem (smiselno povzeto), ali ni mogoče upoštevati tudi tega, da je blago „na poti do končnega potrošnika“.(3) Izrecne utemeljitve, ali se lahko šteje za potrošnika ustekleničene vode tudi veletrgovca, sodišči nižjih stopenj namreč nista opustili podati zato, ker bi bilo to vnaprej izključeno, temveč zato, ker je bilo to vprašanje glede na kontekst trditev pravdnih strank in dejanskih ugotovitev nepomembno (ostalo je v ozadju). Ta kontekst zlasti tvorijo na začetku sodbe sodišča prve stopnje povzete tožbene trditve, da je toženka s tem trgovcem „sklenila navidezni posel [...], da bi dokazovala, da je izdelke prodala“, in da „so bile vse njene aktivnosti usmerjene le v ustvarjanje navidezne uporabe te znamke zaradi grozeče in pričakovane tožbe za razveljavitev“ ter ugotovitev, da je šlo za prvi in edini primer uporabe znamke. Za razumevanje zadeve je zato ključen tale razmislek: kadar proizvajalec prodaja z znamko označeno blago veletrgovcu kot prvemu od členov distribucijske verige, dvom o resni in dejanski uporabi znamke normalno ne vznikne zato, ker normalno ni dvoma (o zamolčani predpostavki), da ta veriga deluje (kadar je tako, ni pomisleka zoper poenostavitev, da se trgovca na debelo šteje za končnega potrošnika). V tej zadevi pa je bilo sporno, ali distribucijska veriga resnično (dejansko) deluje.

8. Ker je bilo torej sporno, ali je bilo 79.438 pollitrskih plastenk vode pod znamko J. dejansko „na poti do končnega potrošnika“, se je presoja sodišč nižjih stopenj osredotočila na to vprašanje (in se pri njem tudi zaključila). V tej zvezi je bilo odločilno, da „tožena stranka ni niti zatrjevala niti dokazovala, da bi blago prišlo na kakršenkoli način v stik s končnim potrošnikom“, kot je sodišče druge stopnje poudarilo ob pravilnem izhodišču, da sta ta trditev in ta dokaz bremenila toženko (bremenila bi jo bila, četudi bi o tem ne bilo izrecne določbe tretjega odstavka 120. člena ZIL-1). Ne da bi bilo to v dosedanjem postopku izraženo prav na ta način, pa po oceni revizijskega sodišča iz pravkar navedenega vendarle jasno sledi pravilno sporočilo sodišč nižjih stopenj, da je toženkina obramba pravzaprav nesklepčna: glede na kardinalno ločnico iz prvih dveh odstavkov 120. člena ZIL-1 med pristno in nepristno uporabo znamke ali, kar je isto, med njeno „resno in dejansko uporabo“ ter njenim nasprotjem, zahtevi (bremenu) iz tretjega odstavka ne zadostijo (tega bremena ne prenesejo) trditve o naenkrat proizvedenem ter samo enkrat prodanem in delno dobavljenem kontingentu ustekleničene vode (brez vidnega razloga majhnem glede na toženkine siceršnje kapacitete; glej zadnji odstavek na 4. strani sodbe sodišča druge stopnje) pod nikdar reklamirano znamko – zlasti če te trditve niso bile dopolnjene po nasprotnih trditvah, da sta bila zagon proizvodnje in prodaja fiktivna. Enkratna prodaja namreč sama po sebi še ne pomeni pristne uporabe znamke. To po prepričanju revizijskega sodišča tembolj velja zato, ker ni videti, da bi bil za toženko posebej težak dokaz, da je njen kupec vodo namenil nadaljnji distribuciji, da je bila namenjena prodaji na drobno ali da se je dejansko prodajala (pa čeprav morda šele po začetku pravde) oziroma da je kako drugače prišla v stik s končnim potrošnikom ali da je bila temu namenjena – skratka, ni videti, da bi bila ta dvom težko odpravila, če bi ga bila lahko.

9. S tem je neposredno odgovorjeno tudi na revizijski očitek, da je v tej zadevi šlo za prvo prodajo, s katero naj bi se bil trg šele vzpostavljal. Kako konkretno naj bi se bil vzpostavljal, pa da bi se to razlikovalo od ugotovitev, povzetih v 6. točki obrazložitve, zgoraj, pod (č) in (d) ter (f) in (g), v reviziji ni pojasnjeno. Prav tako ni konkretno navedeno, katere trditve in dokaze naj bi bila toženka glede tega vzpostavljanja pravočasno ponudila v dosedanjem sojenju, pa da bi bilo to spregledano – zato tudi s tem implicirana (ne pa tudi po določbah ZPP kvalificirana) procesna kršitev ni podana.

10. Revidentka se sklicuje (čeprav sicer očitno pomotoma piše o šestem odstavku 119. člena, ki z zadevo ni povezan) na točko b šestega odstavka 120. člena ZIL-1, v skladu s katero se kot uporaba znamke šteje njena namestitev na blago ali embalažo izključno za potrebe izvoza, da bi podprla svoje stališče, da je izvoz primerljiv s prodajo veletrgovcu, kakršno je bila sama opravila. Kar iz te določbe neposredno ne izhaja, je, ali je v njej vsebovana domneva izpodbojna ali ne. Revizijsko sodišče soglaša s pritrdilnim odgovorom sodišča druge stopnje na to vprašanje (glej četrti odstavek na 4. strani njegove sodbe!). Odgovor je namreč skladen z zgoraj navedenim izhodiščem (v 6. točki obrazložitve označenim z A in A1), da mora resna raba znamke ustrezati funkciji znamke kot identifikatorju izvora blaga. Če pa blago, izvoženo ali prodano, nikdar ne bo doseglo trga, ta funkcija ne bo uresničena. Tako iz točke b šestega odstavka 120. člena ZIL-1 ne sledi, za kar se zavzema revidentka, da bi se izvoz ali prodaja veletrgovcu sama po sebi kvalificirala za resno rabo znamke.

11. Tudi revizijski argument s sklicevanjem na institut izčrpanja pravic iz znamke je podoben in iz podobnega razloga neutemeljen. Čeprav sicer drži, kar (preko retoričnega vprašanja) poudarja revidentka, da bi imetnik znamke, ki bi z znamko označeno blago prodal trgovcu, izčrpal pravico, da bi mu to blago prepovedal preprodati, se je treba – da bi določbe 50. člena ZIL-1 lahko kakorkoli osvetlile razlago določb 120. člena ZIL-1 – še dalje (retorično) vprašati, kakšen smisel bi to izčrpanje imelo, če bi bilo gotovo, da trgovec blaga sploh ne namerava preprodati. Iz tega sledi, da tudi 50. člen ZIL-1 ne zahteva takšnega razumevanja 120. člena ZIL-1, da bi za resno in dejansko uporabo sama po sebi zadostovala prodaja trgovcu na debelo.

12. Ni utemeljen revizijski očitek, da kriteriji iz zgoraj navedene zadeve Ansul v obravnavani zadevi niso uporabljivi zato, ker tam ni šlo za prvo uporabo znamke. Edini kriterij, ki se ga res ne da prenesti, je namreč, da na pristno rabo znamke lahko kaže pogostost njene uporabe (merilo, ki je v 6. točki obrazložitve te sodbe označeno z D). Vendar pa je to pojasnilo že sodišče druge stopnje (v četrtem odstavku na 3. strani svoje sodbe). Povsem zmotno pa je, da naj bi iz sodbe SES z dne 11. maja 2006, C-416/04 P, s katero se je zaključila zadeva The Sunrider Corp. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in ki je (ob upoštevanju konkretnega dejanskega stanu) potrdila merila iz zadeve Ansul (70. točka obrazložitve navedene sodbe), izhajalo, da bi že en sam kupec sam po sebi zadostoval za dosego standarda resne in dejanske uporabe. Iz stališča, da „uporaba […] znamke[,] dokazana le za prodajo proizvodov, naslovljenih na eno samo stranko, vnaprej ne izključuje njene resne in dejanske uporabe “ (76. točka obrazložitve navedene sodbe, z dodanim poudarkom revizijskega sodišča), namreč ne sledi, da prodaja enemu samemu kupcu tudi nujno zadostuje za resno in dejansko rabo. Pač pa je treba „pri presoji resne in dejanske uporabe znamke upoštevati celoto okoliščin v zadevi in ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kakšen količinski prag je treba doseči, da bi se uporaba lahko štela za resno in dejansko“ (77. točka obrazložitve navedene sodbe). Odločilna je torej celokupnost okoliščin posamezne zadeve; te pa v zadevnem primeru, kot je bilo utemeljeno zlasti v 7.–9. točki obrazložitve te sodbe, ne kažejo na resno in dejansko uporabo znamke.

13. Končno je treba odgovoriti še na toženkine trditve, da naj bi bila ustekleničena voda namenjena S. oziroma M. Te trditve se sporadično pojavljajo skozi ves dosedanji postopek. Vendar pa so trditve, da je toženka prodala blago „veletrgovcu, ki se je zavezal, da bo blago prodal M.“, in da je ta po vložitvi tožbe „vodo JULIJANA dejansko distribuiral S.“, revizijske novote, ki so v revizijskem stadiju neupoštevne (tretji odstavek 370. člena ZPP). Da že v svoji prejšnji, posplošeni obliki niso bile dokazane, pa izhaja iz zapisa sodbe sodišča prve stopnje, da so bili izdelki „domnevno namenjeni S.“ (na sredini 7. strani njegove sodbe), ter iz tega, kar je bilo povzeto v 5. točki obrazložitve te sodbe, pod (g).

14. Ker revizijski očitki zoper pravilno uporabo materialnega prava niso utemeljeni in ker je revizijsko sodišče ugotovilo, da je bilo materialno pravo tudi sicer pravilno uporabljeno (371. člen ZPP), je revizijo zavrnilo (378. člen ZPP).

15. Revidentka zaradi neuspeha sama krije svoje revizijske stroške; nasprotnici pa mora povrniti njene v vsej (utemeljeno) priglašeni višini (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).

---.---

Op. št. (1): Klasifikacije, sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, revidiranim dne 14. julija 1967 (Ur. l. SFRJ-MP, št. 51/74, in Ur. l. RS-MP, št. 9/92).

Op. št. (2): Podrobneje pravilno utemeljuje sodišče druge stopnje v petem odstavku na 2. strani sodbe. Glej še obrazložitev Predloga ZIL-1 v Poročevalcu Državnega zbora RS, št. 57/2000, kjer je na 94. strani navedeno, da je bila vzor domači določbi navedena določba prava Evropske skupnosti (očitni, vsekakor pa za to zadevo nebistveni pomoti gre najbrž pripisati, da je tam naveden 11. namesto 12. člena Prve direktive).

Op. št. (3): Ni sicer povsem jasno, kaj je mišljeno s tem, da naj bi bilo sodišče druge stopnje upoštevalo le alternativi, da je blago že na trgu, ter „uporabo, ko blaga na tržišču še ni in se opravlja resen namen za pristop na tržišče“.

Podobni dokumenti:

• Sodba III Ips 141/2007
• Sodba III Ips 68/2010
• UPRS Sodba I U 942/2017-14