Sodba I Up 1055/99

Jedro

Pravno varstvo lahko pridobijo tudi znaki, ki sami po sebi sicer ne bi bili primerni za razlikovanje, če so postali razlikovalni na trgu z dolgotrajno uporabo.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, št. U 1112/98-11 z dne 7.10.1999.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000) zavrnilo tožbo tožeče stranke zoper odločbo tožene stranke z dne 22.6.1998. S to odločbo je tožena stranka priznala blagovno in storitveno znamko za znak "P." prijavitelja P. d.d., D., L. Odločbo je tožena stranka izdala po preizkusu ugovora tožeče stranke, v katerem je ta navajala razloge za zavrnitev znamke iz 2., 3. in 4. točke 1. odstavka 19. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL, Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97-odločba US in 75/97). Tožena stranka je presodila, da ni razlogov za zavrnitev zahteve za priznanje prijavljenega znaka kot blagovne in storitvene znamke. Ob upoštevanju določbe 2. odstavka 18. člena ZIL je presojo oprla na ugotovitev, da prijavljeni znak obstaja na slovenskem trgu že vrsto let in si je z obsegom dosedanje uporabe v Republiki Sloveniji in prej v Jugoslaviji pridobil tako veliko razlikovalnost, da povprečni potrošniki dobro ločijo med proizvodi in storitvami P. in proizvodi in storitvami kakšne druge naftne družbe in ni nevarnosti, da bi pri povprečnem potrošniku tovrstnih proizvodov prišlo do zmote. Ta ugotovitev je, glede na določbo 2. odstavka 18. člena ZIL, odločilna za presojo, da prijavljeni znak izpolnjuje pogoje za priznanje prijavljenega znaka kot znamke.

V obrazložitvi izpodbijane sodbe sodišče soglaša s presojo tožene stranke. V zvezi s tožbo navaja, da zavarovani znak ni generičen, saj se beseda p... s strani povprečnega potrošnika že sedaj uporablja kot znamka in je ne moremo razlagati kot tožeča stranka, ki generičnost znaka dokazuje z uporabo angleškega jezika. Pri tem sodišče ne izhaja le iz same besede "...", ki jo slovenščina ne pozna, ampak v povezavi z ustaljeno uporabo te besede, ki se na slovenskem trgu že vrsto let uporablja za označevanje različnih proizvodov in storitev prijavitelja znamke.

Tožeča stranka v pritožbi uveljavlja vse pritožbene razloge iz 1. odstavka 72. člena ZUS. Navaja, da se beseda petrol ne more zavarovati kot znamka za izdelke in storitve, ki so povezani z naftnimi proizvodi, ker je ta beseda generični pojem za takšne izdelke. Pravna podlaga za zavrnitev znamke je 3. in 4. točka 1. odstavka 19. člena ZIL. Beseda "..." v angleščini pomeni ...., v francoščini se beseda "...", kar pomeni ..., izgovori kot ..., poleg tega pa beseda ..., glede na svoj izvor, predstavlja koren za vrsto drugih besed za različne naftne izdelke, kot npr.: "..." v angleščini pomeni ..., "...", v angleščini pomeni ... Ugotovitev sodišča, da beseda ... ni generični pojem je nepravilna in se razlikuje celo od ugotovitve tožene stranke. Nepravilno je stališče tožene stranke, ki mu je sledilo tudi sodišče, da lahko tudi generični znak z uporabo pridobi distinktivnost. To velja le za opisne znake. Sklicuje se na strokovno literaturo - Intellectual Property Reading Material (ki jo izdaja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, katere članica je tudi Slovenija), Black, s Law Dictionary in Undrestending Intellectual Property. Iz te izhaja, da loči med generičnimi znaki ter opisnimi znaki in da je splošno sprejeto, da generični znak ne more doseči zaščite blagovne znamke. Razlogi za to so, da tak znak nima nobene razlikovalne funkcije, kar je temeljni namen znamk in da bi nosilec take znamke pridobil monopolni položaj nad uporabo generičnega izraza v gospodarskem prometu in bi zato lahko drugim udeležencem prepovedal uporabo tega izraza na svojih izdelkih, kar mu ZIL v 94. členu izrecno dopušča. Tak monopol pa je povsem v nasprotju z namenom in načeli prava industrijske lastnine in v nasprotju z načelom svobodne konkurence na trgu.

Priznanje predmetne znamke je tudi v nasprotju z direktivo EU, št. 89/104 o harmonizaciji prava znamk držav članic. Predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponoven postopek.

Tožena stranka v odgovoru na pritožbo zavrača pritožbene navedbe. Navaja, da je podlaga za odločitev tožene stranke 2. odstavek 18. člena ZIL. Ta določba omogoča v izjemnih primerih pridobitev znamke za znak, ki sicer sam po sebi ni razlikovalen - npr. generičen znak, če je z dolgo in obsežno uporabo pridobil razlikovalno sposobnost in ga povprečni potrošnik dojema kot znamko. Podobno določbo imajo tudi druge zakonodaje. Pri priznanju znamke na tej podlagi ZIL in tudi druge toženi stranki znane zakonodaje ne ločijo med generičnimi in opisnimi znaki. Sklicevanje tožeče stranke na različno literaturo je pavšalno in brez povezave z obravnavanim primerom. Neutemeljeno je sklicevanje tožeče stranke na direktivo EU, št. 89/104 o harmonizaciji prava znamk članic. Iz te namreč jasno izhaja, da je v evropski zakonodaji podobna določba, kot v 2. odstavku 18. člena ZIL, ki predvideva možnost priznanja znamke za praviloma nerazlikovalne znake, ne glede na to ali gre za opisne ali za generične znake. Znak "P." v slovenskem jeziku ne more biti generičen, saj ni mogoče trditi, da je ta beseda v navadi za označevanje posamezne vrste blaga - ... V Sloveniji noben povprečen potrošnik, niti v strokovnem niti v pogovornem jeziku, ne uporablja besede ... v splošnem pomenu ...

(npr. grem po ...), ampak le kot znamko (grem na ...). V vsakem posameznem primeru se pri presoji, ali je prijavljeni znak primeren za razlikovanje blaga in storitev, za katere se zahteva varstvo, upošteva tudi 2. odstavek 18. člena ZIL. Znak " ..." je primer znaka, ki je z dolgotrajno uporabo pri slovenskih potrošnikih pridobil sposobnost razlikovanja proizvodov in storitev enega subjekta -

P., od proizvodov in storitev drugega subjekta - I., O... Povprečni slovenski potrošnik zato ne dojema znaka P. kot opisovalni zank, ampak ga dojema kot blagovno in storitveno znamko točno določenega subjekta na trgu. Predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbo zavrne in potrdi izpodbijano sodbo.

Stranka z interesom v tem upravnem sporu - P., na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporno ali znak - " P." izpolnjuje pogoj, ki ga za priznanje znamke določa ZIL - to je primernost znaka za razlikovanje istovrstnega ali podobnega blaga oziroma storitev v gospodarskem prometu (1. odstavek 17. člena in 18. člen ZIL).

Primernost znaka za razlikovanje je namreč osnovna lastnost, ki jo mora imeti znak za pridobitev pravice do znamke. ZIL v 19. členu določa, kateri znaki se ne morejo zavarovati kot znamka. Med znaki, ki sami po sebi niso primerni za razlikovanje so med drugim tudi znaki generične narave, to so znaki ki označujejo le vrsto blaga oziroma storitev (3. točka 1. odstavka 19. člena ZIL). Prav ugotovitev ali je znak "P." generične narave ali ne, je sporna. Tudi po presoji pritožbenega sodišča podlaga za ugotovitev ali je sporni znak - beseda ... generičen, ne more biti pomen te besede v angleščini. Pa tudi sicer presoje primernosti znaka za razlikovanje ni mogoče omejiti samo na 19. člen ZIL. Po določbi 2. odstavka 18. člena ZIL se namreč pri presoji, ali je kakšen znak primeren za razlikovanje blaga oziroma storitev v gospodarskem prometu, upoštevajo vse okoliščine, zlasti pa čas in obseg njegove dosedanje uporabe v blagovnem prometu oziroma v prometu storitev. Pravno varstvo torej lahko pridobijo tudi znaki, ki sami po sebi sicer ne bi bili primerni za razlikovanje, če so postali razlikovalni na trgu z dolgotrajno uporabo. To izhaja tudi iz Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS, Uradni list RS - MP, št. 10/95). Ta v 15. členu določa, da lahko postane znamka vsak znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje med proizvodi ali storitvami enega podjetja in proizvodi ali storitvami drugega podjetja. Če pa znaki sami po sebi ne omogočajo razlikovanja določenih proizvodov ali storitev, lahko članice registracijo pogojujejo z razločljivostjo, pridobljeno z uporabo. Določbo, da se morajo pri presoji, ali je znamka primerna za varstvo, upoštevati vse dejanske okoliščine, zlasti pa trajanje njene uporabe, vsebuje tudi Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (določilo odstavka C 6. quinquies člena).

In ne nazadnje je v prid stališču sodišča prve stopnje in tožene stranke, da se ne glede na razloge iz 2., 3. in 4. točke 1. odstavka 19. člena ZIL, znak lahko registrira kot znamka, tudi ureditev v novem Zakonu o industrijski lastnini, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 7/03. Ta izrecno določa, da prepoved registracije znaka kot znamke, zaradi razlogov iz točke b., c. in e. 1. odstavka 43. člena, ki ustrezajo 2., 3. in 4. točki 1. odstavka 19. člena, ne velja za znamke, ki so pridobile razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo.

Glede na navedeno in ob ugotovitvi o dolgotrajni uporabi znaka "P." v Sloveniji, ki ji tožeča stranka ne nasprotuje, so tudi po presoji pritožbenega sodišča v obravnavanem primeru izpolnjeni pogoji za priznanje znamke.

Ker uveljavljani pritožbeni razlogi niso podani, sodišče pa tudi ni našlo razlogov na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je pritožbo na podlagi 73. člena ZUS zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo.

Datum zadnje spremembe:

22.08.2009

Podobni dokumenti:

• VSL Sklep V Cpg 1145/2017
• VDSS sodba in sklep Pdp 735/2014
• sodba II U 308/2010