VSL sklep I Cpg 1092/2007

Jedro

Če po izrecni določbi zakona določena uporaba patentirane snovi ni kršitev določene vrste patenta, to že po naravi stvari lahko pomeni le, da so v tem obsegu omejene izključne pravice iz takšnega patenta.

Redno sodišče tako v sporu med posamezniki ne more izključiti učinka določbe 135. člen ZIL-UPB3 zaradi njene neskladnosti z 2. odstavkom 70. člena TRIPS tako, da na podlagi 8. člena Ustave neposredno uporabi 28. člen TRIPS. Če bi to storilo, bi razširilo obseg monopola, podeljenega upniku s strani države na škodo dolžnika in drugih zainteresiranih tretjih.

 

Izrek

1. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

2. Pritožnik sam nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

3. Upnik mora dolžniku povrniti 1.101,60 EUR za stroške pritožbenega postopka v roku 15 dni.

 

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predloge za začasno odredbo, ki so se glasili:

I.

"1. Prvemu dolžniku stranki S. d.d. in drugemu dolžniku K. d.d. se prepove izdelava, prodaja, ponujanje v prodajo, trženje in uvoz zdravila M.10 mg ali katerega koli drugega izdelka, ki kot zdravilno učinkovino vsebuje zaščiteno snov montelukast.

2. V primeru kršitve točke 1 te začasne odredbe je dolžan dolžnik S. d.d. za vsako kršitev plačati denarno kazen v višini 300.000 EUR.

3. V primeru kršitve točke 1 te začasne odredbe je dolžan dolžnik K. d.d. za vsako kršitev plačati denarno kazen v višini 300.000 EUR.

4. Ta začasna odredbe velja do pravnomočne rešitve tega pravdnega postopka, v primeru pa, da bi bilo zoper pravnomočno odločbo sodišča vloženo izredno pravno sredstvo, pa do odločitve Vrhovnega sodišča RS o vloženem izrednem pravnem sredstvu.

II.

1. Dolžniku S. d.d. in dolžniku K. d.d. se prepoveduje izdelava, prodaja, ponujanje v prodajo, trženje in uvoz zdravila M. 10 mg ali kateregakoli drugega izdelka, ki kot zdravilno učinkovino vsebuje zaščiteno snov montelukast.

2. Za primer kršitve točke 1 te začasne odredbe se dolžniku S. d.d. izreče denarno kazen v znesku 208.000,00 EUR, za primer nadaljnje kršitve točke 1 te začasne odredbe pa se mu izreče denarno kazen v višini 1.000.000,00 EUR.

3. Za primer kršitve točke 1 te začasne odredbe se dolžniku K. d.d. izreče denarno kazen v znesku 208.000,00 SIT, za primer nadaljnje kršitve točke 1 te začasne odredbe pa se mu izreče denarna kazen v višini 1.000.000,00 EUR.

4. Ta začasna odredba velja do dneva izdaje do pravnomočnega zaključka pravde na kršitev patenta št. ..., v primeru pa, da je bilo zoper pravnomočno odločbo pravdnega sodišča vloženo izredno pravno sredstvo, pa do odločitve Vrhovnega sodišča RS o vloženem pravdnem sredstvu.

III.

1. Za izvršitelja v predmetni zadevi se imenuje G. I..

2. Izvršitelja se pooblašča, da vstopi v poslovne prostore dolžnika S. d.d. in dolžnika K. d.d. ter v vsako lekarno v Republiki Sloveniji in tam zaseže in shrani v svojem skladišču vse primerke zdravila M. ali kateregakoli drugega produkta dolžnikov, ki kot aktivno učinkovino vsebuje snov montelukast."

Sodišče prve stopnje je odločilo tako, ker je presodilo, da niso izpolnjene predpostavke iz 2. odstavka 123. člena ZIL-1-UPB3.

2. Proti sklepu sodišča prve stopnje vlaga pravočasno pritožbo upnik. V pritožbi uveljavlja pritožbeni razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj izpodbijani sklep spremeni, ali pa naj ga razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje sodišču prve stopnje.

3. Dolžnik je na pritožbo odgovoril. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj pritožbo zavrne in izpodbijani sklep potrdi.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Drži, da morajo biti po Ustavi (1) zakoni v skladu (med drugim) z mednarodnimi pogodbami in (2) da se objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno (8. člen Ustave). Vendar pa pritožbeno sodišče ne more slediti stališču sodišča prve stopnje, po katerem je v konkretnem primeru (na podlagi 8. člena Ustave) izhodišče za presojo o zatrjevani kršitvi patenta 28. člen TRIPS (3) (Priloga 1 C Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije; Ur. l. RS - MP 10/95) in ne 135. člen ZIL-1-UPB3 (4), ker 135. člen ZIL-1-UPB3 nasprotuje 28. členu TRIPS ter da zato 28. člen TRIPS "prevlada." Ker je treba po prepričanju pritožbenega sodišča uporabiti 135. člen ZIL-1-UPB3, ni podana verjetnost zatrjevane kršitve. To pomeni, da ni izpolnjena predpostavka za izdajo začasne odredbe iz (b) točke 1. odstavka 123. člena ZIL-UPB3.

6. Določili 1. in 2.odstavka 135. člena ZIL-1-UPB3 sta umeščeni med prehodne določbe. Enaki določbi je vseboval prej veljavni 121. člen ZIL/92 (Ur. l. RS, št. 13/92 in 27/93), prav tako med prehodnimi določbami. Določilo 77.b člen Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja (Ur. l. SFRJ, št. 234 - 20 /90; ZVITIZR), ki je veljalo na območju Slovenije pred uveljavitvijo ZIL/92, pa se od omenjenih dveh določb razlikuje le toliko, da ne upošteva datuma morebitne zahtevane prednostne pravice do 31. 12. 1992. Ker pa upnik zatrjuje, da je sporno patentno prijavo vložil 11. 10. 1991, datum zahtevane prednostne pravice (12. 10. 1990) v obravnavanem primeru ni pomemben. Zato lahko vprašanje datuma prednostne pravice v konkretnem primeru zanemarimo.

7. Smisel vseh teh določb je ureditev vprašanja obsega varstva patentov za farmacevtske proizvode za ljudi in živali, za katere je bila patentna prijava vložena v času, ko na področju današnje Slovenije ni bilo mogoče pridobiti patenta za farmacevtske proizvode,(5) to je do 31. 12. 1992 (prim. 4. točko 23. člena ZVITIZR - Ur. l. SFRJ, št. 34/81, 3/90 - in 77a. člen ZVITIZR - Ur. l. SFRJ, št. 20/90 - ter 121. člen ZIL/92). Sodna praksa v Sloveniji je že zavzela stališče,(6) da določilo 121. člena ZIL/92 (vsebinsko enaka sta 1. in 2. odstavek 135. člena ZIL-1-UPB3) patentom, pri katerih je bila patentna prijava vložena do 31.12.1992, ne daje varstva za primer uporabe te snovi kot zdravila za ljudi in živali (7), ne glede pri tem, kdaj je bil patent pridobljen (8). To pomeni, da je bila uporaba patentirane snovi kot zdravila za ljudi in živali izvzeta iz okvira izključnih pravic po patentu za izum te snovi, če je bila patentna prijava vložena do 31. 12. 1992. Uporaba patentirane snovi kot zdravila za ljudi in živali po sili zakona samega tako ni bila vključena v obseg patentnega varstva v tovrstnih patentih. Zmotna bi bila zato presoja, da 135. člen ZIL-1-UPB3 (ali prej 121. člen ZIL/92) morebiti dovoljuje kršitve patenta. Če po izrecni določbi zakona določena uporaba patentirane snovi ni kršitev določene vrste patenta, to po razumevanju pritožbenega sodišča že po naravi stvari lahko pomeni le, da so v tem obsegu omejene izključne pravice iz takšnega patenta. Te so sicer za vse ostale vrste patentov sedaj opredeljene v 18. členu ZIL-1-UPB3. Kršitev je namreč novo pravno dejstvo, iz katerega nastane upravičencu nova pravna možnost, to je možnost zahtevati varstvo kršene pravice (9). Pojem kršitve po naravi stvari predpostavlja obstoj prej podeljene (izključne) pravice. Če je ta izključna pravica omejena za določeno področje uporabe patentiranega izuma, te uporabe ni mogoče kvalificirati za kršitev pravice. Povedano drugače, brez pravice ni mogoče govoriti o kršitvi le-te. Določili 18. člena in 135. člena ZIL-1-UPB3 tvorita zato po razumevanju pritožbenega sodišča smiselno celoto v pogledu opredelitve pravic iz patenta, pri katerem je bila patentna prijava vložena do 31. 12. 1992. Enako je veljalo za razmerje med 32. členom ZIL/92 in 121. členom ZIL/92 ob uveljavitvi ZIL/92 in ob uveljavitvi TRIPS.

8. Odgovor na vprašanja v zvezi z obveznostjo držav članic v pogledu varstva (poenostavljeno) pravic intelektualne lastnine, katerih vsebino (obseg) so na dan uveljavitve TRIPS opredeljevali nacionalni zakoni, daje 70. člen TRIPS, ki je naslovljen Varstvo obstoječe vsebine. Zato je pravilno izhodišče za presojo o vprašanju zatrjevanega nasprotja med TRIPS in ZIL-1-UPB3 glede obsega varstva zatrjevanega patenta upnika (upnik v obravnavanem primeru zatrjuje, da je patentno prijavo vložil dne 11. 10. 1991) treba iskati v razmerju med 1. in 2. odstavkom 135. člena ZIL-1-UPB3 ter 70. členom TRIPS in ne v razmerju med 28. členom TRIPS in 1. ter 2. odstavkom 135. člena ZIL-1-UPB3. Na 70. člen TRIPS sta opozarjala sicer tudi upnik in dolžnik, le da sta v svojih izvajanjih različno razumela pomen posameznih odstavkov 70. člena TRIPS za konkretni primer.

9. Pritožbeno sodišče zato v obravnavanem postopku zavarovanja ne more izhajati iz razlogov sklepa tega sodišča z dne 19. 4. 2000 z opr. št. II Cpg 259/2000, iz katerih bi sledilo, da je odločilno razmerje med 121. členom ZIL/92 in 28. členom TRIPS. S tem v zvezi pritožbeno sodišče dodaja še, da iz razlogov tega sklepa jasno izhaja, da razlogi o razmerju med 28. členom TRIPS in 121. členom ZIL/92 niso bili odločilni razlog za odločitev, da Višje sodišče v Ljubljani zato tega razmerja ni dokončno analiziralo in da prav zato 121. člena ZIL/92 ni postavilo v kontekst 70. člena TRIPS.

10. Odgovor na vprašanje, ali 135. člen ZIL-1-UPB3 nasprotuje obveznostim držav članic v zvezi z varstvom obstoječe vsebine, opredeljenim v 70. členu TRIPS, pa bi bil v obravnavani zadevi potreben le, če bi prej pritrdilno odgovorili na vprašanje, ali imajo fizične in pravne osebe možnost, da se (1) v postopku pred rednim sodiščem (2) v sporu s tretjimi na podlagi 8. člena Ustave sklicujejo na kršitev 70. člena TRIPS.

11. Mednarodna pogodba v načelu ustvarja pravice in obveznosti za države. Ko je mednarodna pogodba odobrena z zakonom o ratifikaciji, pa lahko ustvarja pravice in obveznosti tudi za fizične in pravne osebe v državi, če so njene določbe po svoji naravi takšne, da to omogočajo (če gre za tako imenovano "self-executing treaty") (10). To stališče v ustavnosodni praksi ni sporno (11). V tem smislu je treba zato razumeti tudi pojem neposredne uporabljivosti mednarodnih pogodb iz 8. člena Ustave. V okviru tega vprašanja pa je za potrebe obravnavanega postopka zavarovanja treba odgovoriti še, ali gre v obravnavanem primeru za situacijo, v kateri bi se posameznik lahko skliceval na kršitev mednarodne pogodbe v sporu pred sodiščem v razmerju do tretjih, to je v horizontalnih razmerjih. V obravnavanem primeru namreč ne gre za (vertikalno) razmerje med posameznikom in državo, kateri upnik očita, da je pri implementaciji TRIPS kršila 70. člen in zato ni izpolnila obveznosti, k čemur se je zavezala s podpisom Markeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.

12. Določbe mednarodne pogodbe so neposredno uporabljive, če urejajo pravice in obveznosti fizičnih ter pravnih oseb (12). Presoja o vprašanju neposredne uporabljivosti sodi sicer v področje notranjega prava. Odgovor nanj morajo dati sodišča (13).

13. Iz 70. člena TRIPS jasno sledi, da se nanaša na države članice. Njim nalaga določene obveznosti (na primer 2., 7 in 8. odstavek 70. člena), ali pa jih obveznosti izrecno razbremenjuje (na primer 1., 3. in 6. odstavek 70. člena TRIPS). Določba 70. člena TRIPS tako ne ureja direktno pravic in obveznosti fizičnih ter pravnih oseb; čeprav implementacija 70. člena TRIPS v domači pravni red seveda nanje bistveno vpliva. Pri tem je jasno, da konkretizacija "varstva obstoječe vsebine" v domači zakonodaji ne učinkuje le na položaj upnika, marveč tudi na položaj tretjih. Poleg tega opredeljuje prehod informacij, zavarovanih s patenti, v javno domeno. V vsakem primeru gre za vprašanje obsega izključnih pravic na eni strani in s tem neločljivo povezane svobode uporabe informacij na drugi strani. Zato se posamezniki po prepričanju pritožbenega sodišča v postopku pred (rednim) sodiščem v prid podpori svojih pravic v razmerju do tretjih ne morejo sklicevati na kršitev 70. člena TRIPS pri implementaciji v domači pravni red. Povedano drugače, posamezniki z očitkom zmotne implementacije 70. člena TRIPS v domači pravni red (očitek se nanaša na državo) ne morejo utemeljevati svojih pravic v razmerju do posameznikov. V obravnavanem postopku zavarovanja tako niti ne gre za vprašanje direktne uporabljivosti 28. člena TRIPS, temveč za vprašanje možnosti sklicevanja na direktno uporabljivost tega določila v sporih med posamezniki, ko gre za kršitev obveznosti držav članic v zvezi z "varstvom obstoječe vsebine". Določilo 70. člena TRIPS sicer nima vpliva na odgovor na vprašanje direktne uporabljivosti določb TRIPS, ki se nanašajo na obseg izključnih pravic iz patenta (14).

14. Redno sodišče tako po prepričanju pritožbenega sodišča v sporu med posamezniki ne more izključiti učinka določbe 135. člen ZIL-UPB3 zaradi njene neskladnosti z 2. odstavkom 70. člena TRIPS (15), tako da na podlagi 8. člena Ustave neposredno uporabi 28. člen TRIPS. Če bi to storilo, bi razširilo obseg monopola, podeljenega upniku s strani države,(16) na škodo dolžnika in drugih zainteresiranih tretjih. S tem v zvezi pritožbeno sodišče dodaja še, da naš zakonodajalec po ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije in uveljavitvi le-tega ni spremenil 121. člena ZIL/92. Določbo, ki je bila v ZIL/92 prevzeta iz Zakona o spremembah ZVITIZR (Ur. l. SFRJ, št. 20/90), je zakonodajalec obdržal tudi v ZIL-1 (Ur. l. RS, št. 45/01) in vse do danes (prim. 1. in 2. odstavek 135. člena ZIL-1-UPB3). Dolžnik je zato upravičeno domneval, da je po stališču zakonodajalca sporna prehodna določba ZIL-1-UPB3 skladna 70. členu TRIPS in da z očitanim ravnanjem zato ne krši upnikovega patenta. Odgovor na vprašanje iz 10. odstavka te obrazložitve je zato nikalen.

15. Iz doslej razloženega sledi, da ne obstoji verjetnost zatrjevane kršitve spornega patenta, ker tako izrecno določa 135. člen ZIL-1-UPB3. Glede na navedeno ni izpolnjena predpostavka iz (b) točke 1. odstavka 123. člena ZIL-1-UPB3. Predlogi za izdajo začasne odredbe zato ne morejo biti utemeljeni (prim. 1. odstavek 123. člena ZIL-UPB3). Odločitev sodišča prve stopnje se tako izkaže kot pravilna, čeprav jo je sodišče druge stopnje utemeljilo z drugimi razlogi. Pritožbeno sodišče je zato odločilo, kot je razvidno iz izreka sklepa (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. in 239. členom ZIZ). Iz doslej razloženega je razvidno tudi, zakaj pritožbeno sodišče ne odgovarja na pritožbene trditve, ki izpodbijajo razloge sodišča prve stopnje o neizpolnjenosti predpostavk iz (a), (b) in (c) točke 2. odstavka 123. člena ZIL-UPB3.

16. Odločitev o stroških postopka v zvezi s pritožbo in odgovorom nanjo temelji na 1. odstavku 165. čl. ZPP (v zvezi s 239. in 15. čl. ZIZ). Ker pritožnik ne izpodbija odločitve o stroških v izpodbijanem sklepu, je pritožbeno sodišče stroške dolžnika odmerilo, skladno neizpodbijanemu stališču sodišča prve stopnje o osnovi za odmero stroškov. Tako gre dolžniku za odgovor na pritožbo priglašenih 2000 odvetniških točk in 20 % DDV, skupaj 2400 odvetniških točk X 0,4590 EUR, kar znese 1.101,60 EUR. Priglašenih stroškov za takso za odgovor pritožbeno sodišče ni moglo priznati, ker v spisu niso z ničemer opredeljeni.

------------------------------------------

(1) 2. odstavek 70. člena TRIPS se glasi:

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, ta sporazum obvezuje članice v zvezi z vso vsebino, ki je obstajala na dan uporabe tega sporazuma za določeno članico in je na ta dan zavarovana v članici ali izpolnjuje ali začne pozneje izpolnjevati pogoje za varstvo pod pogoji tega sporazuma. V zvezi s tem odstavkom in tretjim in četrtim odstavkom avtorske obveznosti za obstoječa dela izključno določa le 18. člen Bernske konvencije (1971). Tudi obveznosti glede pravic proizvajalcev fonogramov in izvajalcev na teh fonogramih določa izključno 18. člen Bernske konvencije (1971) v smislu šestega odstavka 14. člena tega sporazuma.

(2) V zvezi z obsegom monopola prim. 7. odstavek te obrazložitve.

(3) 28. člen TRIPS se glasi:

1. S patentom se lastniku dajejo te izključne pravice:

(a) če je predmet patenta proizvod, preprečitev tretjim strankam, ki nimajo njegove privolitve, da izdelujejo, uporabljajo, dajejo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo ta proizvod;

(b) če je predmet patenta postopek, preprečitev tretjim strankam, ki nimajo njegove privolitve, da postopek uporabljajo in da uporabljajo, dajejo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo vsaj proizvod, ki je pridobljen neposredno s tem postopkom.

2. Prav tako imajo lastniki patentov pravico prenesti ali z dedovanjem prenesti patent in sklepati licenčne pogodbe.

(4) Določili 1. in 2. odstavka 135. člena ZIL-1-UPB3 se glasita:

"(1) Uporaba snovi kot zdravila za ljudi in živali ne pomeni kršitve patenta za izum te snovi, če je bila patentna prijava za ta izum vložena do vključno 31. decembra 1992 oziroma je bila za takšno prijavo zahtevana prednostna pravica do vključno 31.decembra 1992.

(2) Z uporabo snovi kot zdravila po prejšnjem odstavku je mišljena izdelava in njena predelava v zdravilo po postopku, ki ni predmet zadevnega patentnega varstva ter dajanje te snovi oziroma zdravila v promet."

Določilo 3. odstavka 135. člena ZIL-1-UPB3 za konkretni primer ni pomembno.

(5) Primerjaj s tem v zvezi sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani z dne 10.4.1996, I Cpg 89/96, (v prilogi B 5).

(6) Sodba v citirani zadevi I Cpg 89/96 je bila izdana po 1.1.1996 - to je po datumu, ki je zavezoval države članice k uporabi določb TRIPS-a (1. odstavek 65. člena TRIPS in 4. odstavek obrazložitve sodbe Sodišča Evropskih skupnosti C-245/02 z dne 14.11.2004 v zadevi Anheuser-Bush Inc.). Drži pa, kot trdi upnik, da iz obrazložitve ni razvidno da bi se pravdni stranki v tem gospodarskem sporu sklicevali na TRIPS.

(7) Iz obrazložitve sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani z dne 10.4.1996, I Cpg 89/96, (v prilogi B 5).

(8) Iz "jedra" pri sodbi in sklepu Višjega sodišča v Ljubljani z dne 10.4.1996, I Cpg 89/96, informatizirana baza IESP, http://krn2.sodisce.si .

(9) Jurij Štempihar, Osnove civilnega prava, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana, 1962, stran 20.

(10) Iz 18. odstavka obrazložitve mnenja Ustavnega sodišča RS (USRS) v zadevi Rm 1/97, z dne 5.6.1997 (v prilogi A 8).

(11) Na primer: mnenje USRS Rm 1/97, odločbi USRS Up-555/03, Up-827/04.

(12) Prim. 20. odstavek obrazložitve mnenja USRS v zadevi Rm 1/97, z dne 5.6.1997 (v prilogi A 8).

(13) Prim. op. št. 15 v mnenju USRS v zadevi Rm 1/97, z dne 5.6.1997 (v prilogi A 8), USRS citira po Buerghental, Self-Executing and Non Self-Executing Treaties in National and International Law, Martinus Nijhoff, Dordendrech/Boston/London).

(14) Prim. 96. točko zaključnih izvajanj javnega pravobranilca Ruiz-a Jarabo Colomer-ja z dne 23.1.2007 v zadevi SES C-431/05.

(15) 2. odstavek 70. člena TRIPS se glasi:

Če v tem sporazumu ni drugače določeno, ta sporazum obvezuje članice v zvezi z vso vsebino, ki je obstajala na dan uporabe tega sporazuma za določeno članico in je na ta dan zavarovana v članici ali izpolnjuje ali začne pozneje izpolnjevati pogoje za varstvo pod pogoji tega sporazuma. V zvezi s tem odstavkom in tretjim in četrtim odstavkom avtorske obveznosti za obstoječa dela izključno določa le 18. člen Bernske konvencije (1971). Tudi obveznosti glede pravic proizvajalcev fonogramov in izvajalcev na teh fonogramih določa izključno 18. člen Bernske konvencije (1971) v smislu šestega odstavka 14. člena tega sporazuma.

(16) V zvezi z obsegom monopola prim. 7. odstavek te obrazložitve.

 

Datum zadnje spremembe:

23.08.2009

Podobni dokumenti:

• sodba U 985/2008
• Sodba U 322/94
• Sodba U 252/94