VSL Sodba V Cpg 33/2018

Jedro

Na področju farmacevtskih znamk je običajno, da se kot znamka registrira beseda, ki uporabnikom omogoča hitro povezavo proizvoda z aktivno sestavino, boleznijo ali organom, katerega zdravljenju je proizvod namenjen, prav zaradi lažje prepoznave zdravilne učinkovine in namena uporabe. Prag razlikovalnega učinka je pri farmacevtskih znamkah nižji, kot pri ostalih znamkah. Tovrstne znamke imajo šibek razlikovalni značaj. Praksa je, da že majhna razlika med znakoma zadošča za neobstoj zmede v javnosti.

Ne glede na to, ali so farmacevstski pripravki izdani na zdravniški recept ali ne (vključno z zdravili za vsakodnevno uporabo za blažje motnje in manjše zdravstvene težave), jih je treba šteti za izdelke, pri nakupu katerih ima potrošnik, ki je razmeroma dobro obveščen ter razumno pozoren in preudaren, povišano stopnjo pozornosti.

Dejstvo, da gre za enobesedna znaka, ki se začneta na črko R in vsebujeta iste črke ne zadošča za ustvarjanje vtisa podobnosti med znakoma.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba v točkah I., II. in III. izreka spremeni, tako da se zavrne tožbeni zahtevek, ki se glasi:

„1. Znamka tožene stranke reg. št. 201570261 se izbriše iz registra znamk, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

2. Toženki se prepove uporabljati znak „ROSMELA“ za označevanje farmacevtskih proizvodov.

3. Toženka je dolžna plačati tožnici njene pravdne stroške v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka tega roka do plačila.“

II. Tožeča stranka sama nosi svoje stroške odgovora na pritožbo.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje ugodilo tožbenemu zahtevku za izbris znamke tožene stranke št. 201570261 iz registra znamk in prepoved uporabe znaka „ROSMELA“ za označevanje farmacevtskih proizvodov. Toženi stranki je še naložilo, naj tožeči stranki povrne pravdne stroške v znesku 1.046,40 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude s plačilom.

2. Tožena stranka je zoper prvostopenjsko sodbo vložila pritožbo. Uveljavljala je pritožbena razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava (2. in 3. točka prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, naj izpodbijano sodbo razveljavi. Pritožbenih stroškov ni priglasila.

3. Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila in pritožbenemu sodišču predlagala, naj pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi ter toženi stranki naloži povrnitev stroškov pritožbenega postopka tožeče stranke z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Dosedanji potek postopka

4. Tožeča stranka je imetnica znamke „RAMELSO“ za proizvode v razredu 5 Nicejske klasifikacije in znamko uporablja za označevanje zdravila za bolezni srca in ožilja. V postopku je zatrjevala, da je kasnejša znamka tožene stranke „ROSMELA“ tako podobna njeni znamki, da ob upoštevanju, da sta znamki registrirani za istovrstno blago, obstoji verjetnost zmede v javnosti o izvoru blaga. Zato so podani razlogi za izbris znamke in prepoved uporabe znaka.

5. V zvezi s presojo enakosti med blagom obeh znamk, je sodišče prve stopnje zavzelo stališče, da je treba upoštevati blago, za katero sta znamki registrirani, to je blago iz razreda 5 Nicejske kvalifikacije. Zato ni pomembno, da se znamki dejansko uporabljata za označevanje zdravil za zdravljenje srčnih in žilnih bolezni, ki se izdajajo na recept, v obliki kapsul oziroma filmsko obloženih tablet, imajo značilne učinkovine ter se izdajajo bolnikom s specifičnimi indikacijami. Kot upoštevno javnost je sodišče prve stopnje upoštevalo vse osebe, ki sodelujejo pri distribuciji farmacevtskih izdelkov in vse dejanske ali potencialne končne uporabnike (splošna javnost). Raven pozornosti, s katero potrošnik primerja znake obravnavanih znamk, je ugotavljalo v razmerju do povprečnega potrošnika farmacevtskih pripravkov. Ker primerjani znamki pokrivata tudi zdravila za splošno uporabo, je po presoji prvostopnega sodišča potrebno verjetnost zmede v javnosti v konkretnem primeru presojati v razmerju do povprečnega potrošnika, ki je ob nakupu zdravil zgolj povprečno pozoren. Glede na istovrstnost blaga in precejšnjo podobnost znakov, je sodišče prve stopnje presodilo, da je posledično podana verjetnost zmede v upoštevni javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja kasnejše znamke tožene stranke s prejšnjo znamko tožeče stranke. Zato je ugodilo zahtevku za izbris kasnejše znamke tožene stranke iz registra znamk in zahtevku na prepoved uporabe znaka „ROSMELA“, ki ga tožena stranka uporablja za označevanje farmacevtskih proizvodov.

Pritožbeni razlogi

6. Tožena stranka v bistvenem navaja naslednje pritožbene razloge:

- Sodišče prve stopnje ni upoštevalo posebnosti pri registraciji znamk zdravil, ki jih upoštevajo tako Smernice EUIPO,¹ kot tudi sodna praksa (npr., odločba EUIPO št. R 1581/2009-2 Tezalvo -Teclivo, odločba Evropskega sodišča prve stopnje v zadevi T -483/04 Galzin - Calsyn). V zvezi s presojo verjetnosti zmede v javnosti, bi moralo sodišče prve stopnje v konkretnem primeru upoštevati določene značilnosti konkretnih zdravil, ki se tržita pod znamkama tožeče in tožene stranke in sicer: a) da se zdravila izdajajo na recept, b) da se zdravila predpisujejo s strani zdravnikov in izdajajo s strani farmacevtov v lekarnah in c) indikacije zdravil. Ob upoštevanju teh dejstev, do verjetnosti zmede pri upoštevni javnosti ne more priti.

- Sodišče prve stopnje je zmotno ugotovilo, da sta si znaka podobna. Vizualne razlike med znakoma so očitne. Razen tega je za farmacevtske znamke značilno, da so si do določene mere podobne in da začetek znamke asociira na aktivno učinkovino, v primeru ROSMELE je to rosuvastatin. Ker so končni uporabniki zdravil pozorni, preudarni in osveščeni, do zmede v javnosti ne more priti.

- Stopnjo pozornosti povprečnega potrošnika farmacevtskih izdelkov je treba določiti za vsak primer posebej, glede na posebne okoliščine primera in zlasti terapevtske indikacije zadevnega blaga. V obravnavanem primeru bo zadevna javnost prikazala nadpovprečno stopnjo pozornosti, saj so stanja, katerih zdravljenju je obravnavano blago namenjeno, relativno resna. Zato je zmoten zaključek prvostopnega sodišča, da je povprečen potrošnik zdravil zgolj povprečno pozoren pri njihovem nakupu. Sodna praksa potrošnika zdravil opredeljuje kot pozornega, preudarnega in osveščenega. Ozaveščen potrošnik se pouči, kaj vsebuje zdravilo, posebej če je namenjeno uporabi v dolgem časovnem obdobju.

K odločitvi o pritožbi

7. Kot znamka se ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanaša znak ali znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko (točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka se lahko vloži pri pristojnem sodišču med drugim iz razloga, če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom ZIL-1 (točka b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1).

8. Verjetnost zmede v javnosti je treba presojati celovito in ob upoštevanju vseh dejavnikov v konkretni zadevi. Različne dejavnike je treba presojati glede na konkretne okoliščine posameznega primera. Dejavniki, ki jih je treba pri tem upoštevati so zlasti: podobnost blaga in storitev, podobnost znakov, razlikovalni in prevladujoči elementi nasprotujočih si znakov, razlikovalni učinek prejšnje znamke, upoštevna javnost in stopnja pozornosti. V celovito presojo so vključeni še številni drugi dejavniki, ki jih je treba pretehtati, na podlagi utemeljitev in dokazov strank.²

Podobnost blaga

Tožena stranka ne izpodbija presoje sodišča prve stopnje v delu, da je zadevno blago, ki ga pokrivata znamki pretežno istovrstno, v preostalem delu pa zelo podobno.

Podobnost znakov

9. Celovita presoja vizualne, zvočne ali pojmovne podobnosti zadevnih znamk mora temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarjata, pri čemer je treba upoštevati njune razlikovalne in prevladujoče elemente. Pri oceni, kako pomembna je stopnja vizualne, zvočne in pomenske podobnosti med znaki, je treba upoštevati razred blaga in način njegovega trženja (sodba Sodišča EU z dne 22. septembra 1999 v zadevi „Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, točka 27). Pri farmacevtskih znakih je zvočna podobnost pomembnejša od vizualne podobnosti, če se blago naroča ustno (Smernice EUIPO, Del C, Razdelek 3, Poglavje 8, točka 4.1., stran 5).

10. Sodišče prve stopnje je ob primerjavi znakov ugotovilo, da nimata elementov, ki bi vizualno prevladovali. Oba znaka se začneta na „R“, sestavljena sta iz enakih črk enake tiskane oblike in velikosti, zaporedje črk „MEL“ se pojavi v obeh besedah. Navedeno po presoji sodišča prve stopnje ustvarja precejšnjo vizualno podobnost med znakoma. Med znakoma po presoji sodišča prve stopnje obstaja tudi slušna podobnost, ker je pri obeh znamkah poudarek na srednjem zlogu „ME“ oziroma „MEL“. V zvezi s pomensko zaznavo znakov je sodišče prve stopnje presodilo, da povprečni potrošnik farmacevtskih proizvodov ne pozna aktivnih učinkovin specifičnega zdravila (rosuvastatin oziroma ramipril), zato z vidika pomenske primerjave pri nobeni znamki ni mogoče zaznati elementov z razlikovalnimi učinki, ki bi zmanjšali verjetnost zmede (točke 16. do 18. obrazložitve sodbe).

11. V prevladujočih besednih znakih je načeloma prvi del tisti, ki pritegne pozornost potrošnika in si ga bo zato bolj zapomnil, kot preostali del znaka. To pomeni, da začetek znaka na splošno pomembno vpliva na splošni vtis, ki ga ustvarja znamka (sodbi Evropskega sodišča prve stopnje z dne 15. decembra 2009 v zadevi Trubion, T -412/08, točka 40 in z dne 25. marca 2009, v zadevi Spa Therapy, T-109/07, točka 30, Smernice EUIPO, Del C: Ugovor, Razdelek 2: Enakost in verjetnost zmede, Poglavje 8: Celovita presoja, točka 6.3, stran 21).

12. Po presoji pritožbenega sodišča sta znaka tožeče in tožene stranke v prvem zlogu dovolj različna, da že na prvi pogled ustvarita drugačen vizualni vtis. Podobnost med začetnima zlogoma oziroma korenoma znamk „RA“ oziroma „ROS“ je le v prvi črki. Zmotna je zato ugotovitev sodišča prve stopnje, da nobeden od znakov nima elementov, ki bi vizualno prevladovali. Zgolj črka R pa ne ustvarja podobnega vizualnega vtisa, saj poudarek v prvem delu besede ni na prvi črki, ampak je merodajen cel prvi zlog. Besedna znaka imata tudi različni končnici „SO“ in „LA“, podoben je le srednji zlog „ME“ oziroma „MEL“. Po presoji pritožbenega sodišča znaka ustvarita različen vizualni vtis prav zaradi različnih prevladujočih prvih delov in različne končnice. Dejstvo, da gre za enobesedna znaka, ki se začneta na črko R in vsebujeta iste črke ne zadošča za ustvarjanje vtisa podobnosti med znakoma.

13. Prav tako je po presoji pritožbenega sodišča tudi fonetična podobnost med znakoma zelo majhna. Sodišče prve stopnje je o fonetični podobnosti sklepalo glede na podobnost srednjega zloga obeh besed in enaki začetni črki. Pritožbeno sodišče pa glede na različen začetni zlog oziroma različna korena besed in različen zadnji zlog ocenjuje, da je fonetična podobnost med znakoma le majhna. Povprečni potrošnik znamko sliši in dojame kot celoto.

14. Pritožbeno sodišče soglaša s stališčem prvostopnega sodišča, da v zvezi s pomensko podobnostjo med znakoma ni mogoče zaznati elementov z razlikovalnimi učinki. Gre za izmišljeni besedi, ki nimata nobenega pomena, zato pojmovna presoja znakov v okviru celovite presoje znakov nima nobenega učinka. Za presojo podobnosti znakov sta zato pomembni le vizualna in slišna primerjava znakov (odločba pritožbenega odbora EUIPO v zadevi TECLIVO - TECALVO z dne 14. september 2010, točka 26).

15. Glede na navedeno po presoji pritožbenega sodišča celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, slušne in pojmovne podobnosti med znakoma tožeče in tožene stranke pripelje do ugotovitve, da si znaka tožeče in tožene stranke nista podobna.

Razlikovalni in prevladujoči elementi ter razlikovalni učinek prejšnje znamke

16. Na področju farmacevtskih znamk je običajno, da se kot znamka registrira beseda, ki uporabnikom omogoča hitro povezavo proizvoda z aktivno sestavino, boleznijo ali organom, katerega zdravljenju je proizvod namenjen, prav zaradi lažje prepoznave zdravilne učinkovine in namena uporabe. Prag razlikovalnega učinka je pri farmacevtskih znamkah nižji, kot pri ostalih znamkah. Tovrstne znamke imajo šibek razlikovalni značaj. Praksa je, da že majhna razlika med znakoma zadošča za neobstoj zmede v javnosti. To je treba upoštevati tudi pri presoji obstoja razloga za izbris znamke po točki b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1.³

17. Znamka tožeče stranke je oprta na mednarodno nelastniško ime (INN) zdravilne učinkovine ramipril. Glede na navedeno ni mogoče slediti trditvam tožeče stranke, da ima njena znamka posebno razlikovalno sposobnost, ker da nima zveze z blagom, za katero je znamka registrirana. Kljub temu, da končni uporabnik farmacevtskih proizvodov ne pozna zdravilnih učinkovin, je treba upoštevati, da je raven pozornosti končnih potrošnikov pri kupovanju farmacevtskih proizvodov povečana glede na lastnosti teh proizvodov. Ta pozornost zajema tudi preverjanje informacij o sestavi farmacevtskih proizvodov in njihovem učinkovanju, ki so splošni javnosti dostopne na spletnih straneh.⁴ Zato ni mogoče že kar vnaprej izključiti možnosti, da se tudi uporabniki splošne javnosti pozanimajo o sestavinah farmacevtskih pripravkov in jih poznajo. V enobesedni znamki tožeče stranke tudi ni zaznati prevladujočega elementa.

18. Prav tako pri prejšnji znamki ni mogoče govoriti o pridobljenem razlikovalnem učinku, ki naj bi ga ta pridobila z uporabo, saj tožeča stranka v postopku ni podala konkretnih trditev v zvezi s pridobljenim razlikovalnim učinkom prejšnje znamke.

19. Upoštevaje vse navedeno ima prejšnja znamka tožeče stranke po presoji pritožbenega sodišča nizek razlikovalni značaj.

Zadevna javnost in raven pozornosti

20. Sodišče prve stopnje je kot upoštevno javnost v obravnavanem primeru pravilno štelo ciljno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov (zdravnikov, farmacevtov) in uporabnikov splošne javnosti. Če so proizvodi ali storitve, za katere je bila vložena zahteva za registracijo, namenjeni vsem potrošnikom, je treba izhajati iz tega, da je upoštevna javnost sestavljena iz običajno osveščenih ter razumno pozornih in preudarnih povprečnih potrošnikov. Pravilno je upoštevalo tudi stališča, da je pozornost glede podobnosti in razlik primerjanih znamk treba presojati z vidika povprečnega potrošnika, ki je manj pozoren kot strokovna javnost in da se za povprečnega potrošnika predpostavlja, da je relativno dobro obveščen in razumno skrben ter pozoren, raven njegove pozornosti pa je odvisna od vrste izdelka, ki ga kupuje.⁵

21. Zmotno pa je stališče sodišča prve stopnje glede stopnje pozornosti, ki jo je treba upoštevati v konkretnem primeru, to je, da je treba verjetnost zmede v javnosti presojati v razmerju do povprečnega potrošnika, ki je ob nakupu zdravil zgolj povprečno pozoren.

22. Iz sodne prakse Evropskega sodišča prve stopnje, ki ga povzemajo tudi Smernice EUIPO,⁶ izhaja stališče, da je stopnja pozornosti upoštevne javnosti pri farmacevtskih pripravkih razmeroma visoka. Tudi v primeru, ko se farmacevtski proizvodi prodajajo brez recepta, je treba domnevati, da potrošnikom, za katere se šteje, da so razmeroma dobro obveščeni ter razumno pozorni in preudarni, ne bo vseeno, če ti proizvodi vplivajo na njihovo zdravstveno stanje ter da je pri takšnih potrošnikih manj verjetno, da ne bodo razlikovali med posameznimi različicami teh proizvodov. Zato je treba farmacevtske pripravke, ne glede na to, ali so izdani na zdravniški recept ali ne (vključno z zdravili za vsakodnevno uporabo za blažje motnje in manjše zdravstvene težave), šteti za izdelke, pri nakupu katerih ima potrošnik, ki je razmeroma dobro obveščen ter razumno pozoren in preudaren, povišano stopnjo pozornosti.

23. Ker sta primerjani znamki registrirani za vse farmacevtske proizvode iz razreda 5 Nicejske kvalifikacije in ne le za proizvode za vsakodnevno uporabo, ki jih je mogoče kupiti brez recepta v lekarni ali trgovini, je treba v obravnavanem primeru upoštevati raven pozornosti, ki na splošno velja za farmacevtske proizvode.⁷

Celovita presoja glede zmede v javnosti

24. Zaradi majhne podobnosti med znakoma in majhnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke ter ob upoštevanju značilnosti farmacevtskih izdelkov in povečane stopnje pozornosti upoštevne javnosti, je po presoji pritožbenega sodišča verjetnost zmede v javnosti v obravnavanem primeru izključena kljub veliki podobnosti oziroma istovrstnosti zadevnega blaga in storitev za katero sta primerjani znamki registrirani.⁸

Zaključek

25. Ker so pritožbeni razlogi v zvezi z zmotno uporabo materialnega prava utemeljeni, je pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo (peta alineja 358. člena ZPP).

26. Pritožbeno sodišče je presodilo le tiste pritožbene navedbe, ki so bistvene za odločitev (prvi odstavek 360. člena ZPP).

27. Ker tožena stranka ni priglasila pritožbenih stroškov, o teh stroških pritožbeno sodišče ni odločilo. Ker je tožena stranka s pritožbo uspela, tožeča stranka sama nosi svoje stroške odgovora na pritožbo (prvi odstavek 154. člen ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. členom ZPP).

-------------------------------
¹ Smernice Urada Evropske Unije za intelektualno lastnino za preizkušanje v uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) glede znamk skupnosti, dostopne na naslovu http://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/trade-mark-guidelines, v nadaljevanju Smernice EUIPO.
² Smernice EUIPO Del C: Ugovor, Razdelek 2: Enakost in verjetnost zmede, Poglavje 8: Celovita presoja, stran 3 in tam citirana sodna praksa.
³ Več o tem: Margret Knitter, Confusion with INNs udner German Jurisdiction, dostopno na http://www.pharmaundmarke.com/2005/05/14; Laura Pelicano, Prandin Donatella, Pharmaceutical Trademarks in Italy, dostopno na htpp://www.bugnion.eu/marchi; Julia Holden, Elisabetta Ferraro, Creating strong pharmacetical trademarks, dostopno na hptt://www.loxology.com/library/detail.
⁴ Za konkretni znamki npr.: https://www.krka.biz/sl/zdravila-in-izdelki/zdravila-na-recept/rosmela../10159/ ,https://www.lek.si/sl/zdravila-izdelki/vsa-zdravila/ramelso ,https://www.drugs.com › International.
⁵ Tako npr.: sodba Sodišča EU C-342/1997 Lloyd Shuhfabric Meyer z dne 22. 6. 1999, točka 26), sodba z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT, C-473/01 in C-474/01, Recueil, točka 33, sodba z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT, C-329/02 , točka 24, sodba C-412/05 z dne 26. 4. 2007 Travatan, točka 61 do 63.
⁶ Smernice EUIPO, Verzija 1.0, 02/2015, Del C, Razdelek 2, Poglavje 6, točka 3.1.4, stran 14; sodba z dne 15. 12. 2010 v zadevi T 331/09 Tolposan, točka 26 in sodba z dne 15. 3. 2012 v zadevi T 288/08 Zydus točka 36.
⁷ Citirana sodba Zydus, prav tam.
⁸ Odbor za pritožbe EUIPO je v primeru znamk CLOPIN in CLOPACIN (Opposition 12284, odločba z dne 6. novembra 2012), zanikal vsako verjetnost zmede, čeprav je presodil, da sta si znamki vizualno podobni. Odbor je ugotovil, da so bile fonetične razlike med znamkami zadostne za izključitev verjetnosti zmede. Opozoril je na načelo, da potrošniki običajno kupijo farmacevtske izdelke z večjo pozornostjo.

Datum zadnje spremembe:

19.02.2019

Podobni dokumenti:

• UPRS Sodba I U 37/2017-15
• Sodba I Up 1140/2004
• VSL sklep I Cpg 491/2010